Bilski: USAs høyesterett holder muligheten for patentering av forretningsmetoder og programvare åpen

Amerikansk patentrett har adskilt seg fra de fleste andre lands ved at det har vært mulig å få patent på forretningsmetoder og program. Denne vide patenteringsadgang har hatt mange motstandere, både i USA og i resten av verden.

I en avgjørelse fra 2009 hadde U.S. Federal Court of Appeals for the Federal Circuit forkastet sin tidligere lære om at en fremgangsmåte kan oppnå patentbeskyttelse dersom den leder til et ”nyttig, konkret og håndgripelig resultat”, og formulert følgende patenterbarhetskriterium for fremgangsmåter: en fremgangsmåte er patenterbar dersom den i) er knyttet til en bestemt maskin eller apparat, eller ii) omdanner en bestemt gjenstand til en annen tilstand eller ting. Denne testen kalles ”machine or transformation test” og ble av Federal Circuit fremholdt som det avgjørende kriterium for patenterbarhet. I den aktuelle sak stadfestet Federal Circuit de tidligere avslag på patentsøknad på en metode hvorved kjøpere og – selgere i energimarkedet kan beskytte seg mot prisendringsrisiko ved såkalt ”hedging”.

Dommen ble anket og anken slapp in til behandling i høyesterett. Bilski et.al. v. Kappos, eller Bilski, som saken omtales som, ble behandlet 9. november 2009, og avgjørelsen forelå 28. juni 2010. Mange anså Federal Circuits dom som et vendepunkt og en innstramming av adgangen til å få patent på forretningsmetoder i USA, og det knyttet seg derfor stor spenning til utfallet og ikke minst begrunnelsen fra høyesterett. Det spørs om retten innfrir de forventningene.

I resultatet stadfester høyesterett énstemmig Federal Circuits dom. Begrunnelsen er at oppfinnelsen ble funnet å være en ikke patenterbar abstrakt idé. På enkelte punkter av begrunnelsen delte høyesterett seg imidlertid i et flertall og et mindretall.

De som hadde ventet at høyesterett ville stadfeste ”machine or transformation testen”, og dermed i betydelig grad begrense adgangen til å patentbeskytte forretningsmetoder i USA, er skuffet. Høyesteretts flertall uttalte at forretningsmetoder ikke som sådanne er utelukket fra å oppnå patentbeskyttelse i USA, og at det var feil av Federal Circuit å legge til grunn ”machine or tranformation test” som den eneste testen for patenterbarhet. Samtidig presiserer retten at den ved dette ikke på noen måte mener å avskjære Federal Circuit fra å utvikle andre begrensende kriterier som fremmer den amerikanske patentlovens formål og ikke er i strid med dens ordlyd. Tre dommere sluttet seg til dommer Stevens (hans siste sak i U.S. Supreme Court)  i et mindretallsvotum om at forretningsmetoder som sådanne ikke er patenterbare.

Avgjørelsen kan få direkte betydning for enhver som driver næringsvirksomhet i USA, ved at adgangen til å patentbeskytte forretningsmetoder er en viktig rammebetingelse, både som ”freedom to operate” -definerende ramme, og gjennom at de som utvikler nye forretningsmetoder fortsatt vil ha mulighet for å oppnå patentbeskyttelse der.

Ett er sikkert: med Bilski er det siste ord ikke sagt om patentering av forretningsmetoder og programvare verken i USA eller i Europa. Selv om høyesterett forkastet ”machine or transformation test” som eneste kriterium, inviterer domstolen nærmest Federal Circuit til å utvikle andre kriterier for å trekke grensen for det patenterbare. Det blir flere rettstvister om dette tema.

En del kommentatorer har allerede pekt på at motstanderne av patenteringsadgang for forretningsmetoder og programvare nå ikke har annen mulighet enn å forsøke å få ny lovgivning som begrenser patenteringsadgangen. Mange stiller seg tvilende til om det vil føre frem overfor USAs folkevalgte.